【案例基本信息】

争议商标：第49287378号

争议商标类别：第42类

被申请人：北京中科汇联科技股份有限公司

由指定商品的通用名称构成的商标，缺乏显著特征毋庸置疑。我国《商标法》第十一条第一款第（一）项将“仅有本商品的通用名称”的商标明确列为缺显情形，作出了明确禁止注册的规定，仅有经过使用取得显著特征的商标可为例外。那么，以多个不同的通用术语为基础，进行独特的排列组合和商标设计，是否就能够赋予商标显著特征呢？本文将以第49287378号“智能内容管理平台AiSite”商标（下称“争议商标”）无效宣告案件为例，探究多个通用术语组合设计而来的商标的显著性判断问题。

一、基本案情

争议商标于2020年8月27日申请，2021年4月21日获得注册，核定服务为第42类4220群组“计算机编程；计算机软件更新；计算机软件设计；计算机软件维护；计算机系统分析；计算机系统设计；计算机硬件设计和开发咨询；提供互联网搜索引擎；替他人创建和维护网站；信息技术咨询服务”。

华进知识产权的商标代理团队（下称“华进团队”）接受某传媒公司（下称“申请人”）的委托，对争议商标提起无效宣告申请，主张争议商标仅由行业通用术语“AI”、“SITE”、“智能内容管理平台”组成，直接表示了服务内容，缺乏显著性，且易使消费者对指定服务内容产生误认，违反了《商标法》第十一条第一款、《商标法》第十条第一款第（七）项之规定。

国知局经审理认为，争议商标整体缺乏显著性，不能起到区分服务来源的作用，已违反《商标法》第十一条第一款第（三）项的规定，于2023年2月27日作出对争议商标宣告无效的决定，现决定已生效。

二、案情解析

该案中，国知局认为争议商标违反了《商标法》第十一条第一款第（三）项规定，但未违反《商标法》第十一条第一款第（一）（二）项、第十条第一款第（七）项规定，其中的论证和依据是什么呢？

（一）针对《商标法》第十一条第一款

1.申请人的具体无效理由与事实依据

理由1：“AI”指“人工智能”，属于互联网行业通用术语

事实依据1：百度百科、词典对“AI”的解释

事实依据2：国家标准《信息技术 人工智能 术语》（征求意见稿）列明“AI”指“人工智能”

事实依据3：中国知网搜索“AI”指向人工智能

事实依据4：海内外人工智能协会简称中含有“AI”

事实依据5：人工智能行业论坛、书籍以“AI”命名

事实依据6：使用“AI”代表人工智能的媒体报道

事实依据7：类似生效裁判文书

理由2：“SITE”表示网站、站点，属于互联网行业通用术语

事实依据8：百度百科对“SITE”的解释

事实依据9：百度搜索引擎使用“SITE”作为搜索指令

事实依据10：大量互联网行业通用术语含有“SITE”

理由3：“智能”属于互联网行业通用术语

事实依据11：大量互联网行业通用术语含有“智能”

事实依据12：众多高校专业、院系或研究所命名含有“智能”

事实依据13：类似生效裁判文书

理由4：“内容管理平台”属于互联网行业通用术语

事实依据14：百度百科对“内容管理平台”的解释

事实依据15：多家知名咨询公司、研究院针对“内容管理平台”发布的行业分析报告

事实依据16：百度、微信等搜索引擎搜索“内容管理平台”

理由5：争议商标整体由计算机、互联网行业通用词汇组成，直接表示了其指定服务的内容等特点，不具有商标应有的显著性和区分性特征，违反了《商标法》第十一条第一款之规定。

2、国知局的裁判观点：

观点1：在案证据尚不足以证明争议商标是法律规定或国家标准、行业标准规定的通用名称，也不足以证明在相关公众中已经认定上述文字为约定俗称的通用名称或普遍使用，故争议商标未违反《商标法》第十一条第一款第（一）项规定。

观点2：争议商标使用在核定服务上，未构成该条款所指的仅直接表示了服务内容等特点的情形，故争议商标未违反《商标法》第十一条第一款第（二）项规定。

观点3：“Ai”有“人工智能”等含义，“Site”有“网站、地点、站点”等含义。争议商标整体缺乏显著性，不能起到区分服务来源的作用，已违反《商标法》第十一条第一款第（三）项的规定。

3、法律分析与总结

《商标法》第九条规定：“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得合法权利相冲突。”可见，“显著特征”，即“显著性”是一个商标获准注册所不可或缺的要件之一。根据《商标审查审理指南》，商标的显著特征是指商标应当具备的足以使相关公众区分商品或者服务来源的特征，具体来讲，是指商标能够使消费者识别、记忆，可以发挥指示商品或者服务来源的功能与作用。

《商标法》第十一条第一款前两项以列举的方式对缺乏显著特征的标志作出了具体规定，第三项则属于兜底条款，指的是除前两项规定以外的、依照社会通常观念作为商标使用在指定商品或者服务上不具备显著特征的标志。在《商标审查审理指南》中也对该兜底条款包括的几种常见类型进行了列举，如过于简单的线条、普通几何图形、日常商贸场所、企业组织形式、常用祝颂语等等。

可见，很多标志由于在行业内或相关公众中已被广泛使用，如行业通用术语、如常用祝颂语，属于公共资源，所以并不能够帮助公众区分商品来源，也就不具备商标应用的显著性。该类标志若被某一主体获取了商标专用权，显然剥夺了他人合法使用该标志的权利，容易扰乱公平竞争的市场秩序。

那么如争议商标这般，将多个行业通用术语进行组合设计后，能否获得显著性？

至少从该案中国知局的裁判观点来看，多个通用术语组合设计而来的商标，一般可以摆脱《商标法》第十一条第一款第（一）（二）项的限制。

《商标法》第十一条第一款第（一）项规定的“仅有本商品的通用名称”，“仅”字是指申请注册的商标中除本商品或者服务的通用名称、图形、型号以外并无其他构成要素。

争议商标是否仅包含通用名称呢？若将文字拆分来看，争议商标由“AI”、“SITE”、“智能内容管理平台”组成，每一部分均为互联网行业通用术语；但若从商标整体来看，“智能内容管理平台AiSite”作为一个整体，显然不属于法律规定或国家标准、行业标准规定的通用名称，也不是相关公众约定俗成或普遍使用的通用名称，难以称得上“仅有本商品的通用名称”。

《商标法》第十一条第一款第（二）项规定，仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志不得作为商标注册。2021《商标审查审理指南》规定，判断“仅直接表示”必须结合商标指定的商品或者服务、相关公众的认知习惯等因素，不能机械地以其包含直接说明性和描述性要素进行认定，商标整体上是对指定的商品或者服务特点的描述的，才会被禁止注册。

就该案而言，申请人提交的证据虽然能够证明争议商标的各组成部分均为行业通用术语，属于对其指定的第42类服务的通用的描述词，但其组合成整体之后，便不再是相关公众描述第42类服务特点的常规表达方式，整体上也没有形成能够让相关公众感知到的、直接指向服务内容的等特点的特定含义，与服务的内容等特点已不再有直接关联，难以判定为仅直接表示了服务特点的情形。

可见，如果多个行业通用术语组合形成的整体，不再是行业通用术语，也不再与指定商品或服务的特点存在直接性的联系，则有一定机会摆脱《商标法》第十一条第一款第（一）（二）项的限制。从争议商标顺利获得初步审定并公告注册来看，至少在商标实质审查阶段，审查员认为争议商标并不缺乏显著特征。在争议商标的无效宣告决定书中，国知局也明确表明争议商标并不属于《商标法》第十一条第一款第（一）（二）项规定的情形。

那为什么最终争议商标仍被认定为缺乏显著特征呢？

笔者认为，其成也“组合设计”，败也“组合设计”。争议商标的组合设计让其整体文字不再是行业通用术语，不再属于常规的表达，却让相关公众在第一眼看到商标时，就将其整体拆分为部分。具体来说：

争议商标进行了特殊的结构和字体设计，其将英文和中文上下排列，使得英文“AiSite”和中文“智慧内容管理平台”明显割裂开来，又将英文“Ai”和“Site”分别设计成不同的字体，使得消费者一眼就能将其本为一体的英文区分为两个单词，最终直接将争议商标识别为“AI”、“SITE”、“智能内容管理平台”三部分的组合。华进团队在撰写无效宣告申请材料时，对这一点进行了突出性的说明，配合对组成部分均属于行业通用术语的举证，论证了争议商标在区分识别各组成部分的情况下，难以帮助消费者区分商品或服务来源，最终该主张获得国知局认可，以争议商标违反了《商标法》第十一条第一款第（三）项规定对其宣告无效。

此外，该案的被申请人进行答辩时，曾尝试举证证明争议商标经使用已经获得了显著性，但未获国知局认可。其证据存在什么问题？

根据《商标法》第十一条第二款的规定，前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

2021《商标审查审理指南》规定，判定某个标志是否经过使用取得显著特征，应当综合考虑下列因素：（1）相关公众对该标志的认知情况；（2）该标志在指定商品或者服务上实际使用的时间、使用方式、同行业使用情况；（3）使用该标志的商品或者服务的销售量、营业额及市场占有率；（4）使用该标志的商品或者服务的广告宣传情况及覆盖范围；（5）使该标志取得显著特征的其他因素。这要求使用证据必须大量且广泛。《商标审查审理指南》还规定，申请注册经使用取得显著特征的标志，应当限定在实际使用的商品或者服务上。如在该标志与其他标志共同使用的情况下，应将该标志与其他标志的显著特征加以区别。

该案中，被申请人向国知局提交了获奖证明、销售合同及发票等证据，试图证明争议商标已经与其形成对应联系，具有显著性。华进团队仔细查阅其证据，发现获奖证明并非与争议商标相关，销售合同及发票显示的是第9类商品，并非该案的第42类服务，且证据数量过少，难以证明其已经经使用获得了显著性，并据此向国知局提交了质证意见。

国知局经审理认为，被申请人的证据中，仅含有三份销售合同，其中一份合同中争议商标与被申请人名称“北京中科汇联科技股份有限公司”组合使用，另外两份合同中虽体现了“智能内容管理平台AiSite”文字，但仅凭上述少量证据尚不足以证明争议商标使用在核定服务上已经具有显著性，从而具有可注册性。

可以看出，证明某个标志是否通过使用获得显著性时，同时需要满足实际使用商品/服务与指定使用商品/服务的一致性、使用时间足够长、使用范围广泛等条件，且应当将该标志与其他具备显著特征或指向性的标志加以独立、区别。如果某个缺显标志是与其他要素组合使用，或者是直接与来源方的名称组合使用，如何分辨证据体现的知名度或认知度仅对应该缺显标志？如何证明相关公众据以识别商品/服务来源的根据是该缺显标志？

因此，主张通过使用获得显著特征，提交出大量、广泛的商标使用证据是必要前提，该标志是否与其他标志共同使用，是否能够与其他标志的显著特征加以区别，也是判断标志是否获得显著性的重要因素。

（二）针对第十条第一款第（七）项

该案中，申请人同时适用了《商标法》第十一条第一款、第十条第一款第（七）项来提起无效宣告申请。

申请人认为，“Ai”、“Site”、“智能”、“内容管理平台”均是计算机、互联网行业通用术语，争议商标使用在指定的第42类服务上，缺乏商标应有的显著性；且第42类服务并非均仅为人工智能或内容管理服务，亦有与此无关的领域，争议商标使用在这些服务上，无疑存在让消费者对服务的内容产生误认的可能，故争议商标亦具有欺骗性。并提交了多件类似生效裁文予以证明。

“欺骗性”条款和“显著性”条款都涉及到商标中明示或暗示商品/服务特点的情形，均需要考量商标的描述性含义与商品/服务特点之间的关联性。因此，当一件商标含有与商品/服务特点相关的描述性要素，在对其可注册性进行评价时，就可能出现“欺骗性”条款和“显著性”条款交叉适用的情形。申请人的无效主张存在其合理性。

但最终，国知局认为，争议商标并不属于《商标法》第十条第一款第（七）项规定的情形，仅以缺乏显著特征为由对争议商标宣告无效。

究其原因，笔者认为有两点：

第一，类比国知局认为争议商标未违反《商标法》第十一条第一款（二）项规定，争议商标虽然由描述性的行业通用术语组成，但整体上并未直接表示指定服务的内容等特点。如果标志本身称不上对其使用商品或服务特点的描述，也就更谈不上对其使用商品或服务作出了超出固有属性的描述，不构成带有“欺骗性”的情形。

第二，“欺骗性”条款不仅属于禁止注册的情形，还属于禁止使用的情形。“欺骗性”与“缺乏显著性”条款的适用对商标注册会产生不同的影响，对于禁用条款的适用应当更为严格谨慎，当出现容易对消费者造成某种实质性损害的误认，相关公众基于日常经验，具有较大的误认可能性时，该条款的适用才具有必要性。

争议商标若继续作为商标使用，确实存在一定欺骗可能性，但结合其指定服务来看，第42类4220群组计算机编程类服务虽并不一定是直接的AI、内容管理服务，但大多情况下都可以说与此有一定关联性，相关公众也习惯于这些词汇被使用在第42类服务中，再加上第42类服务的专业性和特殊性，些微的误认可能并不会对公众造成实质性损害，这种误认可能是可接受的、普遍的。

如果适用“欺骗性”条款禁止其注册、使用，无疑过于严苛，超出了必要的限度。

三、总结与启示

随着商标知识的普及，直接将行业通用术语申请为商标的情形已经逐渐减少，但将通用语进行组合、变形等处理后注册为商标的现象仍时有发生。争议商标虽然进行了一定的结构性设计，但其具体组成部分均为通用术语，借此获取市场竞争优势的意图明显，也成功地躲避了审查员的初步审查，获得了核准注册。

对于其他市场主体来说，若在商标确权时遭遇了类似商标的阻碍，或在市场运营过程中遭遇了类似商标权利人的“狙击”，可尝试从行业标准、行业协会、行业学术研究、图书、报刊以及媒体等的介绍和报道角度以及消费者和同业经营者的相关认知角度去搜集事实证据，并结合《商标审查审理指南》、《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》等阐述的显著特征的构成要件等去进行论证说理，积极向国知局申请无效该类注册商标。