【案例基本信息】

被异议商标：YY Panda

被异议人：北京先知时代咨询有限公司

被异议商标类别：第42类

《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）历经四次修正，在2013年修法以前，《商标法》并未对商标代理机构申请注册商标行为作出规定。而随着我国商标注册申请量的不断增长，商标代理市场曾一度出现为转让牟利而大量囤积、抢注商标的行业乱象。因此，为了规范商标代理机构申请注册商标的行为，2013年《商标法》第三次修正正式对商标代理机构申请注册商标的行为作出了明确规定。根据2013年修正的《商标法》及现行《商标法》第十九条第四款规定：“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。”。

但是，在实践中，部分商标代理机构为了规避该法律规定，通过假借关联企业或个人名义的方式在非代理服务上申请注册商标，即便在商标注册实质审查阶段未被驳回，也会在商标异议程序中，被认定为视同商标代理机构的行为，从而依据《商标法》第十九条第四款规定被不予核准注册。

一、案情介绍

广州方硅信息技术有限公司（以下简称“方硅公司”）发现北京先知时代咨询有限公司（以下简称“被异议人”）申请数件文字构成为“YY Panda”的系列商标并处于初审公告阶段，为有效巩固、维护方硅公司旗下“YY”品牌的商标权益及市场声誉，方硅公司指示华进知识产权的商标代理团队（下称“华进团队”）对被异议人名下包含第42类第56268867号在内的系列“YY Panda”商标（以下简称为“被异议商标”）启动异议申请程序。

经初步评估，被异议商标虽然完整包含方硅公司旗下“YY”品牌系列商标的核心构成文字“YY”，但其除了“YY”两个字母构成外，被异议商标还包含了“Panda”的字母结构，整体文字构成与“YY”本身存在较大差异，该案若仅依据相对理由主张被异议商标侵犯方硅公司的在先商标权利，获得支持的难度较大。

二、寻找突破

但是，在对被异议商标进行背景调查时，华进团队发现被异议人与其商标代理机构“先知大成知识产权代理（北京）有限公司”（以下简称为“先知大成”）存在关联关系，而被异议人本身的商标申请注册情况也存在异常，不符合一般市场主体的实际经营需要，具有囤积商标嫌疑。

鉴于此，华进团队认为被异议人极有可能是商标代理机构，即先知大成囤积、抢注商标的匿名主体，被异议人的行为应当认定构成商标代理机构行为，可主张被异议商标属于商标代理机构在非代理服务上申请注册的商标，应不予核准注册。

三、争议焦点

该案是否能够通过被异议人的关联企业为商标代理机构的事实，推定被异议人同样属于《商标法》规定的“商标代理机构”范围，从而认定其申请注册被异议商标构成商标代理机构的商标申请注册行为？

被异议人若主张其并非商标代理机构，那么该案针对被异议人构成商标代理机构在非代理服务上注册商标的主张是否能够成立？

四、法理探究

《商标法实施条例》第八十四条规定“商标法所称商标代理机构，包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。”

从法条上看，《商标法》所称的商标代理机构似乎仅包含两种，一是已经在商标局登记的商标代理机构，二是律师事务所。而被异议人既非在商标局经过备案登记的商标代理机构，也非律师事务所，被异议人似乎并不符合《商标法》规定的“商标代理机构”范畴。

那么，该案是否会因为被异议人的一般市场主体身份而失利？

《中华人民共和国商标法释义》释明，我国《商标法》第十九条第四款规范商标代理机构不得自行申请注册商标的义务，其立法初衷是为防止商标代理机构利用其业务上的优势，自己恶意抢注他人商标牟利的情况。从此角度上看，该条款规制的是商标代理机构利用其业务优势进行恶意抢注而扰乱商标市场环境的情形，而利用业务上优势须实际从事了相关业务，方才有业务优势之说。因此，结合该案情况来看，若被异议人实际从事了商标代理业务，也即具备了商标代理机构的业务优势，那么其便理应认定其属于《商标法》规定的“商标代理机构”的范围，应受到《商标法》第十九条第四款的规制。

对此，华进团队也找到如下依据支持：

（1）北京市高级人民法院发布的《商标授权确权行政案件审理指南》：“14.1【商标代理机构的认定】已经备案的从事商标代理业务的主体、工商营业执照中记载从事商标代理业务的主体、以及虽未备案但实际从事商标代理业务的主体，属于商标法第十九条第四款规定的“商标代理机构”，一般工商营业执照记载的经营事项不能作为排除认定“商标代理机构”的依据。”

（2）《商标审查审理指南》下编第十三章释义：“商标代理机构是指经备案的从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。未备案的，但经市场监督管理部门登记时标明从事商标代理、知识产权代理等业务的主体，或者未在市场监督管理部门登记标明从事商标代理等业务但有实际证据证明其从事商标代理业务的，视同商标代理机构。”

而在布瑞威利私人有限公司与国家知识产权局商标无效宣告行政诉讼一案【案号：（2018）京73行初9974号】中，北京知识产权法院认定，虽然原告提交的工商登记信息表明，第三人的法定代表人系宁波和丰科技服务有限公司（登记的经营范围包含“商标代理”等内容）的监事，但仍不足以认定第三人从事了商标代理业务，故原告主张使用商标法第十九条第四款对诉争商标予以无效宣告的理由，没有事实依据，法院不予支持。

由此可进一步证明，判断一般市场经营主体是否构成《商标法》所称的“商标代理机构”而受第十九条第四款规定约束，并非仅依据该主体是否已在商标局备案，也非仅依据该主体的工商登记的经营范围是否标明从事商标代理、知识产权代理等业务来确定，而是要通过该主体的实际经营行为是否涉及商标代理相关业务综合确定。

五、处理思路

因此，在明确《商标法》规定的“商标代理机构”的适用范围的情况下，华进团队深入调查被异议人与其商标代理机构先知大成的关联关系、被异议人的商标注册情况、实际使用情况，从如下角度逐一分析：

（1）被异议人的商标代理机构先知大成于2013年修法前曾在非代理服务上申请注册商标，本身具有不以使用为目的抢注商标的行为。修法后受到法律约束，先知大成不能再以其自身名义在非代理服务上申请注册商标。由此可合理推测，先知大成存在假借他人名义在非代理服务上申请注册商标以规避法律的动机。

（2）被异议人与其商标代理机构先知大成均包含相同的自然人股东，并且，该自然人股东在被异议人及先知大成两企业的持股比例均超过50%，为控股股东，处于实际控制地位。被异议人与先知大成受同一主体控制，彼此关联关系相当紧密，被异议人的实际经营活动极有可能与先知大成的经营业务相关。

（3）被异议人在多个商品和服务类别上申请注册了大量商标，商标名称多样，缺乏规律，且商品和服务行业跨度极大，不符合一般市场主体的经营需要，存在囤积商标的嫌疑。

（4）被异议人申请注册的商标除了与方硅公司“YY”品牌系列商标近似外，还与他人商标构成近似，难谓巧合，具有针对性抄袭、抢注他人商标的嫌疑。

（5）被异议人存在多件商标转让的情况，而该些商标受让人的企业字号与该些商标文字构成相同或近似，且该些商标的申请注册时间仅早于该些商标受让人企业成立日期一至两个月，可见，被异议人极有可能存在假借商标转让之名行商标售卖之实。

（6）被异议人名下商标存在多件因连续三年未使用被撤销，或因到期未续展而注销的情况，可见，被异议人申请注册商标并未投入实际使用，具有囤积商标的嫌疑。

（7）被异议人名下另一枚商标曾在其异议案件中被国家知识产权局认定系其商标代理机构，即先知大成假借关联公司名义申请注册，以达规避法律的目的，被异议人的行为视为商标代理机构的行为，并依据《商标法》第十九条第四款规定决定该商标不予核准注册。

由上可得出结论，被异议人本身虽然并非商标代理机构，但与其商标代理机构关联密切，而其商标申请注册情况、使用情况也未反映其作为一般市场主体出于实际经营活动的意图，反而具有很强的商标代理相关的业务内容，其行为理应视同商标代理机构行为，被异议人实际是其商标代理机构规避法律的匿名主体。因此，被异议商标应当认定系其商标代理机构假借被异议人之名，规避法律的目的所申请，应不予核准注册。

六、案件结果

国家知识产权局审查认为，被异议商标“YY PANDA”与方硅公司在先申请注册的“YY”系列商标在文字构成、呼叫及整体外观有一定差别，双方商标未构成近似商标，并存使用不易造成相关公众混淆误认。但是，根据异议人提供的在案证据且经查，被异议人的法定代表人张建民同时也是被异议商标代理机构，即先知大成的法定代表人，且被异议人在多个类别商品和服务上申请注册了600余件商标，据此可以认定被异议商标系商标代理机构假借其关联公司之名申请注册，以达到规避法律之目的，故视被异议人的行为为商标代理机构的行为，被异议商标的申请注册违反了《商标法》第十九条第四款的规定。综上，异议人的异议理由成立，被异议商标不予注册。

七、典型意义

商标恶意注册和囤积行为严重扰乱商标注册秩序，损害社会公众利益，国家知识产权局始终坚持严厉打击。而对于处于业务优势地位的商标代理机构而言，更应该遵守职业道德，维护法律的权威，对于“明知故犯”的行为更应当予以严厉规制。

回归该案，为规避法律，商标代理机构假借其关联公司之名申请注册大量商标，进行恶意注册及囤积，严重扰乱了正常的商标注册、使用和管理秩序。该案的异议请求积极响应了国家知识产权局持续释放从严治理的强烈信号，并在该层面上协助国家知识产权局推动商标注册秩序规范化建设不断深入，不断提升知识产权保护支撑优化创新环境和营商环境的能力，具有典型意义。