【案例基本信息】

被异议商标：THE GRUFFALO咕噜牛

被异议人：杨某某

被异议商标类别：第30类

《中华人民共和国民法典》第一编总则编第七条规定：“民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。”《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条规定：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。”所谓诚实信用，是指自然人、法人和其他组织申请注册和使用商标，必须意图诚实、善意、讲信用，行使权利不侵害他人与社会的利益，履行义务、信守承诺和遵守法律规定。而诚实信用原则在民商事规则中具有“帝王条款”之称，在商标案件中又是发挥何种作用呢？诚实信用原则在商标案件中只能作为“原则性”条款束之高阁吗？在商标异议、无效宣告案件中诚实信用原则是否可以直接适用？

一、案例前情

《THE GRUFFALO咕噜牛》是“朱丽亚·唐娜尔德逊”和“阿克塞尔·舍夫勒”（以下合并简称“异议人”）于1999年携手创作的儿童经典读物，讲述一只聪明伶俐的小老鼠在深林里冒险的故事，也被称为国外版的狐假虎威的故事。迄今为止已被翻译成40多种语言，发行到英国、德国、俄罗斯、法国、中国大陆和台湾等国家和地区，原作从1999年推出至今，已经卖出了1000多万本。《THE GRUFFALO咕噜牛》动画电影曾荣获多个国际奖项，包括英国影视科学与艺术学院年度奖提名，法国昂西动画节最佳电视节目水晶奖；2010年渥太华国际动画节－最佳儿童电视动画奖；2010年斯图加特国际动画节－最佳儿童动画奖。

第17141144号商标（见表3-2，以下简称“被异议商标”）由杨某某（以下简称为“被异议人”）于2015年6月8日提出申请，指定使用在第30类“调味品；咖啡”等商品上，并于2016年6月27日获得初审公告，异议人在公告期内对被异议商标提出异议。

异议人发现被异议人申请被异议商标并处于初审公告阶段，为自身合法权益及市场声誉，异议人指示华进知识产权的商标代理团队（下称“华进团队”）对被异议被异议商标启动异议申请程序以及后续参加了不予注册复审程序。

该案经历了异议与不予注册复审两个阶段，异议成功后被异议人提起了不予注册复审，最终被异议商标未能获准注册。

在异议阶段，异议人主张“THE GRUFFALO咕噜牛”为其独创并在先使用的知名作品名称和动漫角色名称及动漫角色形象，被异议商标的注册侵犯其作品名称权和动漫角色名称权及角色形象的在先著作权，且系对异议人在先使用并具有一定影响的商标的恶意抢注和抄袭，违反《商标法》第三十二条的规定。被异议商标与异议人在先注册的第G1012287号商标以及第G1014938号商标（见表3-2，以下统称为“引证商标”）构成近似商标，违反《商标法》第三十条的规定。被异议商标的注册申请具有欺骗性，容易误导公众，违反了《商标法》第七条、第十条第一款第（七）项、第四十四条第一款的规定。

表3-2 该案被异议商标及引证商标

国知局经过审查认为，被异议商标指定使用于第30类“咖啡、茶”等商品上，引证商标核定使用在第28类“玩具”等商品、第9类“动画片”等商品、第41类“娱乐”等服务上，被异议商标与引证商标文字完全相同，图形部分与引证商标“图形”整体在设计风格、视觉效果上相近，且其指定商品也具有较高关联性，因此，可以认定被异议人申请注册被异议商标的行为具有复制、摹仿和抄袭他人知名商标的恶意，其申请注册商标的行为扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用原则。依据《商标法》第七条、第三十条，对被异议商标不予注册。

被异议人不服，提起不予注册复审，主张双方商标指定使用的商品不属于同一种或类似商品，其不具有恶意。异议人提供的证据无法证明其拥有在先权利及其知名度，被异议商标应予以核准注册。

国知局经审查认为，《商标法》第七条为原则性规定，其相关规定已体现在其它具体条款之中，将依据《商标法》相应具体条款予以审理。最终认为被异议商标的注册申请构成对异议人在先著作权的侵犯，违反了《商标法》第三十二条“不得损害他人现有的在先著作权”的规定，对主张的知名作品名称和动漫角色名称权的主张不予支持，对第三十条、第十条第一款第七项、第四十四条第一款的主张也不予支持。

虽然被异议商标最终被判定不予核准注册，异议人在两个阶段均获得成功，但审查员作出决定所适用的法律依据却截然不同。

二、案例难点

从知名度来看，异议人对于中国公众而言，并不如郑渊洁等作家知名，而《THE GRUFFALO咕噜牛》这一作品也不比《舒克与贝塔》作品的受众广泛，在知名度证明方面有难度。

从指定使用商品/服务来看，异议人在先的引证商标一、二指定使用在9、16、25、28、41类商品/服务，而被异议商标指定在第30类商品上，难以论证二者指定的商品/服务构成类似。

从标识本身来看，异议人在先的两个引证商标独创性、显著性较强，被异议商标集合了异议人在先英文商标的全部构成字母、图形商标的头部部分以及作品在中国大陆的译名“咕噜牛”于一体。从意图上看，不难看出这是被异议人刻意抄袭模仿的结果。但从审查标准来看，被异议商标为图文结合商标，与异议人在先商标单一的纯字母商标或纯图形商标的外观存在差异。

从实际使用来看，异议人在第30类商品上也并无在先使用的情况，更毋庸说在先使用并达到较高知名度。

从恶意情况来看，在异议人提起异议时，被异议人名下仅4件商标，即仅有被异议商标以及另外三件标识相同的商标，无明显的囤积、抄袭行为。

该案涉及在国外已有一定知名度但进入中国市场并未就商标进行全面布局的品牌，商标被针对性注册，但商标申请人又没有其他明显的恶意抢注、囤积商标的情形。从朴素的价值观判断，明显抄袭而成的被异议商标不应获得核准注册，但从证据上、从法理上要如何论证，以达到该结果？

三、争议焦点

（一）异议阶段

从前述难点可以看到，依据《商标法》第三十条、第三十二条主张商标近似或在先权利被侵犯的难度都非常大。但被异议人的行为从根本上违背了《商标法》的立法精神，有违诚实信用原则，在具体条款难以进行规制的情况下，诚实信用原则能否得到适用？要想诚实信用原则获得支持，在该案中如何分析论述双方商标混淆的可能性，如何挑选、应用证据；如何凸显被异议人的抄袭恶意，成为该案工作关键点。

一方面，华进团队精选证据，在有限的证据中选择精华，挑选权威媒体报道、业界顶级奖项、知名出版社平台所形成的证据，借助传播媒介本身的品牌效应和知名度。比如，在论述《THE GRUFFALO咕噜牛》系列作品的知名度上，挑选了人民网的报道以及动画产品获得奥斯卡动画提名的报道等。在销售方面，提供了国内领先、国际知名的大学出版社——“外语教学和研究出版社”关于《THE GRUFFALO咕噜牛》系列作品多年来的销量以及国内知名购书电商平台——当当、卓越亚马逊上的销售情况方面的证据。由此补强异议人在国内的知名度。

另一方面，华进团队对“THE GRUFFALO咕噜牛”商标以及该系列作品的细致描述，凸显独创性、显著性。突出强调若非刻意模仿，被异议商标的构成要素不可能涵盖了《THE GRUFFALO咕噜牛》系列作品的外文名称、中文译名以及主要角色“咕噜牛”别具一格的形象。进一步对双方商标构成细节、重合几率以及被异议人设计被异议商标的动机等方面的对比论述，体现相似度。再结合前面所论述和呈现的知名度情况，凸显被异议人的抄袭恶意。主张被异议商标违反了《商标法》第三十条、第三十二条、第七条、第十条第一款第（七）项、第四十四条第一款规定，依法不应获得核准注册。

国知局经审查认为，被异议商标“咕噜牛THE GRUFFALO及图”指定使用于第30类“咖啡；茶；糖；蜂蜜；面包；糕点；谷粉制食品；意式面食；以米为主的零食小吃；食用淀粉；冰淇淋；调味品”等商品上，异议人引证经国际注册并领土延伸至我国申请在先的第G1012287号、第G1014938号“GRUFFALO”、“图形”商标核定使用于第28类“玩具；游戏产品和娱乐品”等、第9类“动画片”等商品上、第41类“娱乐；电视文娱节目；图书出版；电影制作”等服务上。异议人提供的证据材料可以证明其“GRUFFALO”、“图形”具有较强的独创性，为异议人独创的卡通图书、动画片、电影产品的名称，也是其主要卡通动物小牛的名字。异议人上述引证商标经长期宣传和使用，已在我国玩具、卡通图书、动画片市场上享有较高知名度。被异议商标与异议人引证商标文字完全相同，图形部分与引证商标“图形”整体在设计风格、视觉效果上相近，且其指定商品也具有较高关联性，因此，可以认定被异议人申请注册被异议商标的行为具有复制、摹仿和抄袭他人知名商标的恶意，其申请注册商标的行为扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用原则。依据《商标法》第七条、第三十条、第三十五条规定，国知局决定对被异议商标不予注册。即，国知局在直接援引《商标法》第七条诚实信用条款评价被异议人的行为同时以第三十条作为辅助法律依据，呈现原则性条款与具体条款相结合适用到案件中的情形。

被异议人不服，继而提起了不予注册复审申请。

（二）不予注册复审阶段

被异议人复审的主要理由：被异议商标指定使用的商品与引证商标指定使用的商品不属于同一种或类似商品。被异议商标是被异议人独创设计而成，没有复制、摹仿和抄袭他人商标的恶意，异议人提交的证据无法证明其拥有在先权利及其知名度不应予以采纳。被异议商标应予以维持注册。

异议人对此一一回应，并加强了对证据的利用和理由的论述，尤其对《THE GRUFFALO咕噜牛》系列绘本作品、动画电影作品等作品拥有在先著作权，被异议商标乃是对异议人在先著作权的侵犯进一步重点强调。

国知局认为，《商标法》第七条为原则性规定，其相关规定已体现在其它具体条款之中，将依据《商标法》相应具体条款予以审理。

最终，国知局认为“咕噜牛”角色形象在图案设计元素等方面具有一定的独创性和艺术性，符合我国著作权法规定的作品的构成要件，构成美术作品。被异议商标中图形部分与异议人享有著作权的作品在整体外观、构成要素等方面几乎相同，已构成实质性近似。并且，在被异议商标申请日前，各大网络媒体对该作品进行了公开宣传，可以认定被异议人有事先接触该作品的可能性。因此，被异议商标的注册申请已经构成对异议人在先著作权的侵犯，违反了《商标法》第三十二条“不得损害他人现有的在先著作权”的规定。

那么，国知局在异议阶段中依据《商标法》第七条，认定被异议人申请注册被异议商标的行为具有复制、摹仿和抄袭他人知名商标的恶意，违反了诚实信用原则。但后续国知局在不予注册复审阶段又认为《商标法》第七条为原则性规定，不应作为审理依据。可见，诚实信用原则在异议案件中的不同程序阶段的适用，有着不同的理解与操作。

四、法理探究

法律规则是规定法律上的权利、义务、责任的准则、标准，或是赋予某种事实状态以法律意义的指示、规定。

法律原则，是指集中反映法的一定内容的法律活动的指导原理和准则。法所确认的一定社会生活和国家活动的规律性要求。贯穿于具体法律规范之中。法律原则较之法律规范，更直接地反映出法的内容、法的本质，以及社会生活的趋势、要求和规律性。法律规则的规定是明确具体的，它着眼于主体行为及各种条件(情况)的共性，其明确具体的目的是削弱或防止法律适用上的“自由裁量”。与此相比，法律原则的着眼点不仅限于行为及条件的共性，而且关注它们的个别性。其要求比较笼统、模糊，它不预先设定明确的、具体的假定条件，更没有设定明确的法律后果。它只对行为或裁判设定一些概括性的要求或标准（即使是有关权利和义务的规定，也是不具体的），但并不直接告诉应当如何去实现或满足这些要求或标准，故在适用时具有较大的余地供法官选择和灵活应用。

2001年12月1日施行的《商标法》中并无关于诚实信用原则的规定，但随着商标实践中恶意抢注他人商标、滥用商标权利、扰乱市场秩序等行为频发，为有效遏制该系行为，2013年修订的《商标法》作出了一项重大修改，在一般规定中增加了诚实信用原则。即将2001年《商标法》第七条：“商标使用人应当对其使用商标的商品质量负责。各级工商行政管理部门应当通过商标管理，制止欺骗消费者的行为。”修改为“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。商标使用人应当对其使用商标的商品质量负责。各级工商行政管理部门应当通过商标管理，制止欺骗消费者的行为。”2019年11月1日施行的《商标法》也保留了该条。

2013年《商标法》在修订过程中，诚实信用原则受到了极大关注，部分意见将其视为遏制商标抢注、遏制商标权滥用的“尚方宝剑”，不仅在《商标法》总则中要规定，甚至要将其作为宣告注册商标无效的单独依据。虽然这些在修法草案中提出的意见最终未被具体采纳，但也体现了社会各界对诚实信用原则的关注与重视。最终，2013年《商标法》第7条明确商标的注册和使用应遵循诚信原则，这是从基本原则的意义上规定了诚实信用原则。故社会各界对诚信条款能否单独作为遏制商标抢注的法律依据又出现了较大分歧。原商评委和法院通常拒绝直接适用诚信条款,主要理由在于诚信条款本身为原则性条款,不能直接适用。同时具体条款足以遏制恶意抢注行为,没有必要适用诚信条款。但现实中非诚信的行为层出不穷，具体条款无法穷尽或涵盖所有恶意注册或权利滥用的类型，在具体条款无法适用的情况下，诚实信用原则可以发挥补强或补充功能，弥补具体条款在遏制非诚信行为时的规范性疏漏。即诚实信用原则不止可以发挥法律原则属性，亦可发挥法律规则属性。在发挥法律规则属性的情况下,则可以作为产生某种法律后果的具体依据。例如,在没有其他具体法律规则依据的情况下，可以仅仅依据诚实信用原则在商标异议案件中对商标不予核准注册或在无效宣告案件中宣告注册商标无效[ 王艳芳：《论新商标法的民事使用》，载《知识产权》2013年第11期]。因此，商标权利的取得和使用都应受诚信原则的制约,即使将诚信条款定位为原则性条款,也不影响其在商标权取得和侵权程序中的独立适用性。

但即使对诚实信用原则进行独立适用，也必须是结合具体情况进行判断，绝不应出现假诚实信用原则之名随意突破法律规定[ 孔祥俊：《商标法：原理与判例》，2021年12月第1版，第21页]，导致该原则被滥用，而具体条款规定被架空。

五、观点交锋

在该案中，在异议人提起异议申请时，被异议人名下仅注册了4枚商标，仅1件为抄袭而成的“咕噜牛”商标。通常来说，这种情况下，很难认定被异议人违反了诚实信用原则。因为单从被异议人的注册量以及注册的商标构成要素来看，没有大量的复制、抄袭他人独创商标的情况。但异议人一、二的“咕噜牛”角色形象较为独特，其头顶尖角、眼睛凸出、獠牙尖锐、鼻头带瘤、后背带刺，并不符合一般公众审美，若非刻意抄袭，重合的概率较低。被异议商标中的图形部分只是一个头部图形，即“咕噜牛”角色形象的头部，图形中的五官特征几乎相同。再结合其他构成要素的情况，可以判断被异议人具有刻意抄袭的恶意，该种行为理应归结为违反诚实信用原则，因为一个诚实信用的主体不应将他人独创而成的作品角色形象、作品名称、译名组合后进行抢注。

在此情况下，审查员在认定双方商标构成近似时难以决断，于是引入诚实信用原则，作为补强性的判断标准。此时，诚实信用原则发挥了法律规则属性，在异议人依据第三十条、第三十二条等具体条款存在较大难度的情况下，审查员辅之以诚实信用原则认定对被异议商标不予注册具有必要性。

在第43720779号“PINKFONG及图”商标异议案中，国知局认为异议人在案证据可以证明在被异议商标申请注册之前，异议人已将“PINKFONG”及碰碰狐卡通形象系列作品在腾讯、爱奇艺等网站进行推广，被异议人存在接触其作品的可能。该案被异议商标的英文字母组合、图形与异议人在先商标高度相近，此种情形难谓巧合。因此，国知局认为被异议人申请注册被异议商标系对异议人引证商标的摹仿，该行为有悖于诚实信用原则，不仅会导致相关消费者对商品来源产生误认，更有损于公平竞争的市场秩序。最终依据《商标法》第七条、第三十条、第三十五条规定，对该商标不予注册。

第40404162号“PINKFONG BABY SHARK PINKFONG PRESENTS：THE BEST OF BABY SHARK”商标、第34544567号“味事多”商标、第34665904号“LILLY DOO”商标、第32505222号“QPM及图”商标、第29700588号“科达琳”商标等商标异议案件中，国知局均作出类似决定，将诚信条款作为补强性或补充性的判断标准，发挥法律规则属性。

前文提到，原商评委和法院通常拒绝直接适用诚信条款,主要原因在于诚信条款本身为原则性条款,不能直接适用。因此，不予注册复审中的审查员则认为，诚信条款已体现在其它具体条款之中，将依据《商标法》相应具体条款予以审理。最终依据《商标法》第三十二条，判定被异议商标的注册申请构成对异议人在先著作权的侵犯，不应予以核准注册。在该复审案件中，审查员显然认为在有具体规定可穷尽适用的情形下,不必援引诚信条款。但在符合判断构成对在先著作权侵犯的要件基础上，对被异议商标中图形部分与原异议人享有著作权的作品是否构成近似的判断标准适当放宽。

六、结语

诚实信用原则从商标的注册和商标权的行使两个层面对行为人产生规范作用。本文仅从注册层面讨论，从商标注册层面而言，诚实信用原则要求申请注册商标应有真实的使用意图，同时要求申请注册商标不能侵犯他人的在先权或其他合法权益。

而诚实信用原则作为法律原则，在案件审理中一般不直接单独适用。只有当具体条款无法穷尽或涵盖所有恶意注册或权利滥用的类型，在具体条款难以适用的情况下，诚实信用原则可以发挥兜底作用，以填补法律漏洞。将《商标法》第七条诚信条款为兜底条款，是对以“不洁之手”取得商标权行为的否定。因此，当关于抢注等具体条款难以适用，而被异议人的注册行为又有违诚实信用原则时，作为异议人需对恶意论述、引证商标或在先权利知名度、独创性论述证据准备充分，并充分论述，基于第七条的异议或无效宣告请求才有可能获得支持。

但司法实践对诚信条款的适用应持谨慎的态度，坚持穷尽具体条款的解释，妥善处理具体条款和诚信原则一般条款的司法适用关系，避免架空具体条款。