【案例基本信息】

被异议商标：第57041386号，鸿蒙知识产权

被异议商标类别：第45类

被异议人：云南第一时间商标事务所有限公司

我国《商标法》第十九条第四款明确规定，“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”，但商标代理机构若在代理服务上恶意申请注册商标，该如何规制呢？下文笔者将结合“鸿蒙知识产权”一案，对此进行探讨。

一、基本案情

云南第一时间商标事务所有限公司于2021年6月19日提交第45类“鸿蒙知识产权”商标申请（下称“被异议商标”），并于2021年10月20日初审公告，核定服务为第45类4506群组“知识产权咨询；为法律咨询目的监控知识产权；域名注册（法律服务）；知识产权代理服务；有关特许经营的专业法律咨询；法律咨询；法律信息服务；法律服务；商标代理服务；法律文件准备服务”。

华进知识产权的商标代理团队（下称“华进团队”）接受华为技术有限公司（下称“华为公司”）的委托，于2022年1月24日对被异议商标提起异议申请，主张被异议商标与异议人华为公司的在先注册商标构成指定在类似商品/服务上的近似商标，同时侵犯了异议人驰名商标权益，并构成对异议人在先商标的抢注，且被异议人作为商标代理机构，存在抄袭、囤积商标的不正当行为，违反了《商标法》第四条、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款等规定。

国知局经审理认为，被异议人申请注册了多件与他人在先知名商标相同或近似的商标，并已有多件商标已被我局驳回或已被相关权利人提出异议，被异议人对此未作出合理解释。该案中，异议人引证商标经过宣传使用已有一定知名度，被异议商标完整包含异议人引证商标难谓巧合。据此，被异议人的行为违背了《商标法》关于禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的立法精神。最终，依据《商标法》第三十条规定作出对被异议商标不予注册的决定，现异议决定已生效。

二、案情解析

（一）该案的突破关键点在于《商标法》第四十四条第一款

基于具体的案件事实，华进团队选择根据《商标法》第四条（不以使用为目的的注册）、第十三条第三款（保护驰名商标）、第三十条（保护在先申请或在先注册商标）、第三十二条（保护未注册的在先商标等）以及第四十四条第一款（不正当手段）对被异议商标提起了异议申请。具体理由为：

理由1：被异议人大量申请注册商标，超出正常经营活动需求，极有可能是为了囤积商标以谋取不正当利益，违反了《商标法》第四条的规定。

理由2：异议人“鸿蒙”商标在“已录制的或可下载的计算机软件平台”商品上已达到驰名商标的保护标准，被异议商标侵犯了异议人的驰名商标权益，违反了《商标法》第十三条第三款的规定。

理由3：被异议商标与异议人在先第7、9、10、21、35、36、37、38、41、42类“鸿蒙”、“华为鸿蒙”商标构成近似（双方商标指定商品/服务按照《类似商品和服务区分表》（下称区分表）并不构成类似，但商品/服务间有一定关联），违反了《商标法》第三十条的规定。

理由4：“鸿蒙”系列商标经过异议人的广泛推广和使用，已经具备了很高的知名度和影响力，被异议人理应知晓其存在，却仍然申请注册与“鸿蒙”商标高度近似的被异议商标，构成对异议人在先商标的恶意抢注，违反了《商标法》第三十二条的规定。

理由5：被异议人作为商标代理机构，却恶意抢注异议人“鸿蒙”商标以及其他知名品牌、抢占公共资源等，已构成以不正当手段申请注册商标的行为，违反了《商标法》第四十四条第一款的规定。

但结合各条款的构成要件来看，该案重点在于获得国知局对《商标法》第四十四条第一款的认定。具体来说：

《商标法》第四条规定的“不以使用为目的的恶意商标注册申请”，通常是指商标申请人并非基于生产经营活动的需要而提交大量商标注册申请，该案被异议商标指定使用在被异议人主营的第45类服务上，符合其行业特点及经营范围，证明不存在实际使用意图的难度较高。

《商标法》第十三条的驰名条款规制的情形较为特殊，通常需要大量的证据，获得国知局认可的可能很低。

《商标法》第三十条规定的商标相同或近似，则需首先判断指定使用的商品或服务是否属于同一种或者类似。该案中异议人的在先“鸿蒙”商标指定商品/服务均未覆盖4506群组服务，按照区分表不构成类似。虽然代理人在异议申请中主张双方商品/服务存在关联，应认定为类似，但实际关联程度并不高，突破区分表认定类似的可能较小。

至于《商标法》第三十二条往往要求企业的在先商标或在先权益在被异议商标指定使用的商品/服务上存在实际使用或具备一定知名度。而异议人并非商标代理机构，其经营业务也不涵盖第45类的法律服务，如何能提供其“鸿蒙”商标在该领域的使用或知名度证据？

因此，该案的具体事实较难完美符合前述条款的构成要件，突破关键落在被异议人的行为能否被认定为第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”的情形之上。

（二）商标代理机构应从宽适用《商标法》第四十四条第一款

2021《商标审查审理指南》在“商标审查审理编”第十六章表明，《商标法》第四十四条第一款中“系争商标申请人以不正当手段取得商标注册的，应当对系争商标具有使用意图或已经实际投入商业使用”。

但是，参考《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第24条规定：“《商标法》第44条第1款中的‘其他不正当手段’，是指以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的行为。”第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”规定的立法目的在于规制扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的行为，是否以使用为目的或存在使用行为不应是考量的重点，重点在于注册行为属于善意还是恶意，恶意才是规制的首要重点。

该案被异议商标指定使用在被异议人主营的第45类商标代理服务上，难以证明被异议人究竟是否存在使用意图，华进团队也未能查询到其存在实际使用痕迹，故华进团队向国知局强调了被异议人的主观恶意：被异议人名下135枚商标中，62枚指定使用在非代理服务的商品/服务之上；被异议人申请注册的商标多与他人知名品牌、知名地点、知名景点等相同或近似；部分商标已被相关权利人提起异议；主观恶意明显。

并且，被异议人系进行了商标代理备案的商标代理机构，具有职务优势，其商标注册申请行为应受到更高规格的规范和限制。《商标代理监督管理规定》也明确规定，商标代理机构从事商标代理业务不得采取欺诈、诱骗等不正当手段，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。因此，针对商标代理机构，更应放低标准，从宽适用《商标法》第四十四条第一款。

基于此，国知局最终认为，被异议人的行为具有抄袭、摹仿他人商标的故意，扰乱了正常的商标注册管理秩序，违背了《商标法》关于禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的立法精神。

（三）国知局既认可被异议商标的申请注册有违《商标法》第四十四条第一款的立法精神，又为何适用《商标法》第三十条裁定其不予注册呢？

在异议裁定书中，国知局并未明确说明其适用《商标法》第三十条的理由，仅进行了如下论述：双方商标指定使用商品和服务不属于类似商品和服务，因而未构成使用在类似商品和服务上的近似商标。但鉴于被异议人的行为违背了《商标法》第四十四条第一款的立法精神，被异议商标的注册申请不应予以核准，故依据《商标法》第三十条对其不予注册。

代理人结合其论述和相关法律法规，分析其适用《商标法》三十条的理由如下：

1.《商标法》第四十四条第一款并非《商标法》规定的异议法定事由。

《商标法》第三十三条对异议法定事由是穷尽列举的，第四十四条第一款并未包含在内。尤其在国知局全面启动异议申请网交后，官方直接将此条款从可选择的异议法定依据中删除。这导致审查员在异议审查实务中，难以直接适用《商标法》第四十四条第一款作出裁决。

但2021《商标审查审理指南》关于《商标法》第四十四条第一款的释义中明确指出，在商标异议和不予注册复审程序中可参照适用本条标准。

因此，《商标法》第四十四条第一款虽然是商标无效宣告案件中适用的法条，不宜直接用来规制商标异议案件中的恶意情形，但鉴于商标异议案件审查中，可以参照适用本条标准，因而当被异议人具有明显符合《商标法》第四十四条第一款规定的适用情形时，国知局可以参照该条体现的“禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的立法精神”予以规制。

该案中，华进团队虽知晓《商标法》第四十四条第一款并非异议法定事由，但考虑到具体案件事实，仍明确将该条款列入了异议申请的法律依据，并进行了详细的论述和举证，争取到了国知局的参照适用。

2.《商标法》第三十条留有“凡不符合本法有关规定”“可驳回申请”的适用空间。

《商标法》第三十条主要规制的是同他人在先注册或在先申请商标相同或近似的情形，在实务中，适用该条款的案例也大多为构成此情形的。

但第三十条全文为：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告”。前半句的“凡不符合本法有关规定”在相同或者近似商标的规定外，留出了一定的适用空间。

该案中，异议人在先引证商标与被异议商标指定使用的商品/服务项目按照区分表并不构成类似，但华进团队仍将《商标法》第三十条作为异议理由之一，以作兜底。同时，华进团队提交了大量证据，证明了异议人引证商标经过宣传使用已有一定知名度，被异议商标完整包含异议人引证商标难谓巧合。借此向国知局强调了异议人的“鸿蒙”商标有获得高强度保护的需求，以及被异议商标有不予注册的必要。

而被异议人对其商标注册行为无法作出合理解释，国知局认可被异议人的行为违背了《商标法》第四十四条第一款的立法精神，此情形显然属于《商标法》第三十条规定的“不符合本法有关规定”的情形，加上该案有依据《商标法》第三十条来提起异议，适用该条款来裁决也算得上“有理有据”。

综上，华进团队认为，该案国知局应是考量了前述两点，最终选择适用《商标法》第三十条对被异议商标不予注册。

事实上，在当前商标异议审查实务中，对违反《商标法》第四十四条第一款立法精神的商标，适用《商标法》三十条来裁决已经成为了常见做法。

三、总结与启示

面对商标代理机构在商标代理服务上恶意抄袭抢注商标的行为，虽无法适用《商标法》第十九条第四款，但在先权利人仍可积极依据《商标法》其他条款来维护自己的合法权益。在先权利人或代理机构可对侵权方进行详细的调查和分析，根据自身实际使用、经营情况、证据收集情况等，选择更为有利、合适的异议/无效事由。

并且，《商标法》第四十四条第一款虽非异议法定事由，但其立法精神仍可在异议案件中适用。异议人或代理人在主张相对理由条款（例如《商标法》第三十条、《商标法》第三十二条）的同时，应全面查询被异议人恶意情况，参照《商标法》第四条、《商标法》第四十四条第一款的适用情形，提供足够的证据支持以及充分的可适用法条选择，从而争取国知局基于商标注册管理秩序、公共利益等角度进行综合判断，以提高异议成功率。