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ACIP原创 | 从日韩修法引入同意书制度,浅析海外同意书运用

刘琴

发布于:

2024-06-03 10:30

来源:

华进解决方案中心

2024年4月1日和2024年5月1日,是日韩两国修订商标法,引入同意书(Letter of Consent,以下简称LOC)制度并正式实施的日期。自此,在日本和韩国,商标所有人在商标申请遭遇近似驳回时,又有了新的解决方案。

当下,对于同意书制度的接受程度,日韩两国的态度趋于开放。而在除日韩以外的其他海外国家/地区,LOC的运用情况是怎样呢?是否也能用于商标冲突的问题呢?笔者所在的团队,结合过往处理海外商标驳回复审案件的经验,对此进行了整理。

实践中,同意书制度在海外部分国家已经得到了比较充分的运用。在包括我国在内的绝大部分国家/地区,实行商标注册制度,通过商标申请获得商标专用权,对于商标所有人而言意义重大。但随着各国存量商标数据日趋庞大,在后商标申请遭遇近似驳回的情况也与日俱增。LOC的运用,在一定程度上解决了部分近似驳回的问题。比之非近似抗辩,通过提供同意书来克服驳回,在复审理由书的撰写上也相对简便。

鉴于LOC的运用,更多是针对近似驳回的场景,以下就结合此场景进行探讨。在以欧盟为代表的国家/地区,其商标局(海外各国的商标主管当局名称并不统一,为方便理解,此文统一用商标局代表各国审查商标的部门)不进行“相对理由”审查,不会下发近似驳回。对于商标申请人而言,也无提供LOC的必要。因而下文的重点放在进行“相对理由”审查,并下发近似驳回的国家/地区,讨论同意书制度的运用。

当前海外各国商标局对LOC的态度,依据接受程度由高到低,大致分成三类:倾向于无条件接受LOC的国家;附条件接受LOC的国家;倾向于不接受LOC的国家。LOC在这三类国家的运用情况如何,下文会分类讨论。需声明的是,此分类仅供大家增强对LOC的了解,并未进行科学而严谨的论证。大家在遇到类似问题时,可参考相关信息,具体商标案件建议交给专业的代理人/律师具体分析。


>>> 一、倾向于无条件接受LOC的国家或地区


所属大洲


代表性国家/地区


亚洲


中国香港;新加坡;孟加拉;印度;土库曼斯坦;叙利亚;约旦......


非洲


埃及;尼日利亚......


欧洲


爱尔兰;白俄罗斯;冰岛;摩尔多瓦;芬兰;挪威;葡萄牙;瑞典;土耳其;俄罗斯;塞浦路斯......


美洲


巴拉圭;波多黎各;萨尔瓦多;苏里南......


大洋洲


澳大利亚;新西兰......


以欧洲为代表的部分国家,对LOC的接纳度较高。此类情况下,相应国家商标局更倾向于支持商标权是私权。而私权的核心是应充分尊重当事人的自由意志。既然不同的主体明确表示双方商标无冲突,并以LOC或共存协议(co-existence agreements )的形式递交给商标局,商标局表示接受及认可即可。


商标所有人在此类国家或地区遭遇近似驳回,即可第一时间寻求在先商标权利人的同意,请求其出具同意书(注意,如官方引证多件分属不同主体的在先商标,要分别与不同主体沟通)。在驳回复审的截止日期前,提交在先商标权利人签字的同意书,并附上简要的情况说明书即可克服驳回。LOC通常是在驳回复审或上诉的情况下递交。在极特殊的情况下,申请人在递交新申请的同时,即可一并提交在先商标权利人的同意书,以期更快获得授权,例如土耳其即接受此操作。


>>> 二、附条件接受LOC的国家或地区


所属大洲


代表性国家/地区


亚洲


格鲁吉亚;以色列;菲律宾;日本;韩国……


非洲


阿尔及利亚……


欧洲


塞尔维亚;乌克兰;爱沙尼亚……


美洲


美国;厄瓜多尔;古巴;洪都拉斯;秘鲁;尼加拉瓜;危地马拉;玻利维亚;智利;巴西……


不同于倾向于无条件接受LOC的国家,上述国家商标局虽接收(receive)商标同意书,但是否对此最终接受(accept),则需要结合个案情况进行分析。


针对此类附加一定条件,方可评估是否接纳LOC的国家,我们需要提前了解审查员的评估维度:商标的整体近似度;商品的关联性;是否会引起消费者的混淆和误认,是审查员重点考虑的几个方面。一般情况下,对于相同商品/服务上的相同或高度近似商标,审查员倾向于不接受。非上述情况,那LOC是有较大可能性被审查员接受的。


有些国家,在审查指南或实践中虽未明确说明具体在哪些情况下可以接受LOC,但会点明一些特殊的不接受LOC的情况。据此,商标申请人可以做反向推测,如其所面临的问题不在其内,即可提供LOC给审查员,以争取克服驳回。例如,在洪都拉斯,针对第5类(药品等)上的商标申请,审查员有极大可能拒绝在后商标申请人提供的LOC。其原因是,在当国,审查员认为该领域事关生命健康头等大事,当事人双方私下之间达成的协议并不能凌驾其上。


>>> 三、倾向于不接受LOC的国家或地区


所属大洲


代表性国家/地区


亚洲


印度尼西亚;沙特阿拉伯;斯里兰卡……


美洲


哥伦比亚;委内瑞拉;乌拉圭;哥斯达黎加;墨西哥……


在上表所列国家中,商标所有人如遭遇近似驳回,可尝试将LOC作为额外的论证材料,与驳回复审理由书一并提交。最终,审查员接受与否,取决于复审理由书中的论据是否充分,是否足以说服其接受两商标之共存,不会造成消费者的混淆与误认。因此,在此类国家遭遇近似驳回时,商标所有人要与办案律师紧密沟通,分析过往成功案件中所运用的策略,结合自身情况精心准备复审,从而增加克服驳回的几率。


在斯里兰卡,审查员一般不接受LOC,但或可尝试递交共存协议。而在委内瑞拉,乌拉圭等国,如果审查员不接受单独的LOC,还可以考虑进一步删减冲突商品项目,来尝试克服驳回。在沙特阿拉伯,因其适用“大类审查”原则,意即不考虑同一类别中商品和服务之间的差异,重点审查商标是否近似,又不倾向于接受LOC,实践中该国的复审成功率相对较低。


综上所述,随着越来越多国家接受同意书制度,笔者建议商标所有人在布局海外商标时,提前进行商标检索以评估注册是否存在阻碍。针对检索到的在先商标,商标所有人可以结合LOC的接受情况,提前进行预判并进行相应的准备,以解决重要国家商标确权难的问题。最后,关于LOC的适用,笔者提醒大家注意以下四点:


关于LOC的适用


(1)在附条件接受和倾向于不接受LOC的国家,如共存主体之间存在关联关系,商标所有人一定要将此信息及时披露。必要时,要提交主体之间的关联关系证明文件,以增加LOC被接受的可能性。

(2)向不存在关联关系的第三方获取LOC,通常是由商标所有人的代理人联系对方的代理人(请注意尊重各国法律实践)。此举可能涉及需要商标所有人承担两项费用:其一,第三方提供LOC的费用;其二,对方代理人协商沟通的服务费。商标所有人需事先了解,以评估此费用是否在接受范围内。

(3)在提交LOC时,需要注意证据的形式。相应商标局是否要提供LOC原件,是否要在对方公司信笺纸上出具,是否要提交经公证,认证的LOC原件。诸如此类对在先商标权利人配合义务较高的特别规定,一定程度上会影响其出具LOC的意愿,在后商标申请人须特别留意。

(4)商标申请人向在先商标申请人寻求LOC具有一定的不确定性。笔者所在团队此前有遇到过,商标申请人与第三方联系时,对方明确表示不同意出具LOC。且因为商标申请人主动联系对方,反而引起对方关注,对申请人的其他商标采取对抗措施。寻求LOC要结合第三方的商标持有和使用情况,过往好诉性等进行综合评估,专业性较强,建议商标申请人提前评估潜在风险。

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